[춘하추동]특허(Patent)와 라이선스(License)

박요창(국제특허파트너스 대표변리사, 금오공과대학교 겸임교수, 공학박사)

라이선스(License)란 공적으로 허가한다는 의미이며, 통상 나의 권리를 다른 사람이 사용할 수 있도록 허가하는 것을 말한다. 우리나라 특허법에서는 이를 세분화시켜 전용실시권과 통상실시권으로 나누고 있으나 일반적으로 이를 묶어 라이선스(License)라 지칭하고 있다. 그러나 전용실시권과 통상실시권은 여러 가지 부분에서 차이가 있어 라이선스 계약을 맺을 때 특히 주의해야 한다.

전용실시권은 특허권자와 계약을 맺고 이를 등록함으로써 특허권에 대한 적극, 소극적 효력을 모두 취득하는 실시권을 의미한다. 전용실시권 계약을 맺으면 그 발명에 대해 계약상 설정행위로 정한 범위 내에서 특허권자도 실시할 수 없을 만큼 강력한 계약이다. 다만 반드시 특허청에 등록절차를 진행해야하며 등록절차를 하지 않는다면 일반적인 통상실시권 계약에 불과하다. 전용실시권의 계약을 맺은 경우에는 특허권자가 특허권을 포기하거나 정정청구 또는 정정심판 청구시 전용실시권자의 동의를 얻어야 하며 특허권자의 의사에도 불구하고 특허료를 대납가능하고, 일정 요건 하에 비용상환 청구도 가능하다. 다만 전용실시권자는 상속 기타 일반승계나 실시사업과 함께 전용실시권을 이전할 수 있으나 이 경우 외에는 특허권자의 동의를 얻어야 하며 자신의 전용실시권에 질권 또는 통상실시권을 설정하려면 특허권자의 동의를 얻어야 하는 점에서 제한이 있다. 전용실시권은 사실상 그 범위 내에서는 특허권자와 동일하다고 생각하면 독자들의 이해가 쉬울 것이다. 전용실시권계약을 맺을 때 특허권자는 계약을 체결함에 있어 실시범위의 제한을 둘 수 있다. 예를 들어 일정한 지역적 제한을 둘 수 있다.

특허권은 국가에 의하여 부여되는 권리인 만큼 국가의 영토를 넘어서서는 특허권자의 임의대로 실시계약에서 이를 부여할 수는 없으나 국내에서 일부 지역으로 한정할 수 있고, 생산물의 규모나 양, 생산능력이나 생산물의 형태 등 여러 면에서 실시권자를 규제할 수 있다. 또한 실시범위의 제한을 넘어서는 실시를 한다면 계약위반과 더불어 특허권의 침해에도 해당될 수 있다. 다만 이런 실시범위의 제한을 둘 경우에는 반드시 특허청에 등록 절차를 진행해야한다.

우리나라 특허법은 제101조제1항(特許權 및 專用實施權의 登錄의 效力)에서 전용실시권의 범위에 관해 특별한 제한을 두고 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다고 규정하고 있다. 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하는 경우 특허권자에 대해 계약위반으로 인한 채무불이행 책임을 지게 되지만 특허권자의 특허권의 침해가 성립하는 것은 아니다.

통상실시권은 전용실시권과는 성립단계에서부터 차이가 있다. 통상실시권의 경우 계약에 의해서 맺어지는 경우도 있지만 법에서 정한 법정 통상실시권 및 강제실시권이 있다. 통상실시권은 특허권자 이외의 자가 법률, 설정행위 또는 행정처분으로 정한 범위 내에서 업으로 특허권을 실시할 수 있는 권리이며 전용실시권과 달리 특허권자도 자유롭게 실시할 수 있고, 통상실시권자는 다만 실시행위만 할 수 있는 것에 불과하다. 통상실시권은 성립단계에서 위의 세 가지 경우가 있으나 오늘은 계약에 의한 실시권만 살펴보겠다.

통상실시권은 당사자간의 계약만으로도 효력이 발생하며 이를 등록하지 않아도 된다. 다만 통상실시권을 등록한다면 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 효력이 발생한다. 즉 특허권자와 통상실시권 계약을 맺고 등록을 하였는데 그 뒤에 특허권자가 다른 사람한테 전용실시권 계약을 맺었던지 아니면 다른 사람한테 자신의 특허권을 양도하였을 경우 그 전용실시권자 및 양도인에게도 통상실시권을 주장할 수 있는 것이다. 통상실시권도 설정행위로 정한 범위 안에서 실시해야 한다. 통상실시권은 특허청에 등록 절차를 해야만 효력이 발생하는 것이 아닌 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다는 점에서 전용실시권과 차이가 있다.

이렇듯 우리 특허법에서는 라이선스 계약과 관련하여 두 가지 실시권을 규정하고 있으며 이 두 가지 실시권은 성립단계에서는 일부 유사하지만 그 실시범위 및 법률 규정에 있어서 많은 차이를 보이고 있으며, 특허권자의 경우 두개의 실시권의 차이를 정확히 인지하고, 각각의 장·단점에 맞춰 실시계약을 체결해야 할 것이다.